Порядок действий по выявлению рид. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Уведомление о создании объекта интеллектуальных прав

В целях эффективного распоряжения исключительными правами ОАО "РЖД" и улучшения работы по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных по заказу ОАО "РЖД" в интересах инновационного развития ОАО "РЖД":

2. Начальникам департаментов, управлений, структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД", осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность, руководствоваться настоящими Методическими рекомендациями и ознакомить с ней причастных специалистов.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович

Методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом

Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 05.12.2011 N 2611р

1. Основные сокращения и понятия

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД"

НИР - научно-исследовательская работа

РНТД - результат научно-технической деятельности

РИД - результат интеллектуальной деятельности

Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Введение РИД в гражданский оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в гражданский оборот подразумевается распоряжение правообладателем своим исключительным правом в форме продажи лицензий на использование охраняемого РИД и/или отчуждения исключительных прав на него.

Введение РИД в хозяйственный оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в хозяйственный оборот подразумевается использование РИД правообладателем в своей производственно-хозяйственной деятельности любым не противоречащим закону способом при изготовлении и применении в производстве изделия, продаже, экспорте, техническом обслуживании (эксплуатации) изделия, применении способа, в котором использовано изобретение, и т.п.

Внедрение РИД - практическое применение охраняемого РИД правообладателем и/или с его согласия третьим лицом любым не противоречащим закону способом.

Коммерциализация РИД - это деятельность по внедрению РИД в производство, в том числе вывод на рынок охраняемого РИД и/или продукта, изделия, произведенного на его основе.

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД".

Договор об отчуждении исключительного права - договор, согласно которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Лицензионный договор - договор, согласно которому одна сторона -обладатель исключительного права на РИД (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого РИД в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать РИД только в пределах тех правомочий и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право на использование РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Территория - перечень стран, на территории которых предоставляется право использования охраняемых РИД.

Страны экспорта - перечень стран, на территорию которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Экспорт - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

Техническая документация - комплект конструкторской и технологической документации, необходимой для производства продукции по лицензии или осуществления процесса, в состав которой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания, инструкции, рекомендации и другие материалы, необходимые при использовании типового или специального оборудования. Перечень технической документации указывается в приложении к договору.

2. Общие положения

Патентная стратегия ОАО "РЖД" до 2030 года (далее - Патентная стратегия) предусматривает формирование в ОАО "РЖД" системы создания, коммерциализации и использования интеллектуальной собственности, включающей структурные подразделения и организации ОАО "РЖД".

Данная система должна обеспечить возможность использования созданной в организации интеллектуальной собственности в собственном производстве или иного распоряжения интеллектуальными правами, в том числе их передачи заинтересованным лицам по лицензионным и иным договорам, использования в качестве вклада в уставный капитал других организаций или залога обеспечения обязательств либо иным образом.

При этом изменение величины экономического эффекта, полученного от внедрения созданной в ОАО "РЖД" инновационной продукции и услуг, по отношению к инвестиционным ресурсам и средствам, затраченным на осуществление научно-технической деятельности, и изменение количества лицензионных соглашений и договоров по передаче за рубеж прав на созданную в ОАО "РЖД" инновационную продукцию включены в систему показателей реализации Патентной стратегии.

Настоящие методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом являются частью комплекса нормативных актов ОАО "РЖД", относящихся к системе управления интеллектуальной собственностью. Они содержат предложения и инструкции методологического характера, направленные на разработку и представление обоснований для принятия управленческих решений для целей эффективного хозяйственного использования РИД и введения прав на РИД в гражданский оборот.

Установление и регламентирование:

• оснований для приобретения правовой охраны РИД за рубежом;
• видов использования охраняемых РИД в хозяйственном и/или гражданском обороте за рубежом;
• условий (объем передаваемых прав, территория и срок использования, порядок и условия платежа, права, обязательства и ответственность сторон - участниц лицензионного соглашения) передачи прав на использование охраняемых РИД;
• критериев отбора РИД для зарубежного патентования;
• критериев выбора стран для зарубежного патентования;
• оптимальной процедуры патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом.

4. Основания для приобретения патентной охраны РИД за рубежом

В случае выбора для разработки патентной формы охраны дальнейшие действия по введению РИД в хозяйственный и гражданско-правовой оборот за рубежом осуществляется через зарубежное патентование, заключающееся в получении патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в иностранном государстве.

С точки зрения сферы деятельности компании, необходимость в зарубежном патентовании возникает при осуществлении международного научно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности ОАО "РЖД" в форме экспортных поставок своих товаров и услуг типа инжиниринг и консалтинг, участия ОАО "РЖД" в качестве обладателя прав на РИД в международной торговле лицензиями, при создании совместных предприятий с иностранными инвесторами.

Кроме того, зарубежное патентование может использоваться как один из способов конкурентной борьбы в форме патентного блокирования действий фирм-конкурентов на рынке товаров и услуг.

Необходимость получения правовой охраны в иностранных государствах путем зарубежного патентования обусловлена тем, что исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы имеют территориальный характер действия. Данный принцип закреплен основополагающим документом в сфере интеллектуальной собственности - Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, участницей которого является и Российская Федерация. Согласно принципу территориальности, исключительное право на изобретение, запатентованное в России, защищает патентообладателя только на территории России, а использование такого изобретения в другом государстве не будет считаться нарушением его прав.

• на время действия охранного документа патентообладатель становится монополистом в использовании защищенного объекта интеллектуальной собственности в пределах объема прав, предоставляемых ему законодательством страны патентования;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы, использованные в экспортируемых товарах (машины, оборудование, приборы, технологии и т.д.), повышают конкурентоспособность и спрос на них, что дает возможность продавать их по более высоким ценам, выбирать страны с наиболее выгодной валютой, а иногда и просто удерживать свои позиции на рынке, не уступая место конкурентам;
• нарушение прав патентообладателя влечет за собой ответственность юридического лица (предприятия, организации, фирмы), нарушившего патент, включая применение к нему санкций, предусмотренных законодательством страны (в частности, в виде денежной компенсации ущерба, нанесенного правонарушителем, ареста, а затем конфискации или ликвидации ввезенных товаров, если будет установлено наличие в них объектов интеллектуальной собственности, на которые патентообладателю в этой стране выданы охранные документы).

Вместе с тем зарубежное патентование неизбежно связано с затратами энергии, времени и немалых финансовых средств на оплату патентных пошлин и услуг патентных поверенных. Поэтому решение о приобретении в иностранном государстве охранного документа на изобретение, полезную модель должно основываться на всестороннем анализе конкретной ситуации и определении целесообразности указанных затрат. Соответствующие рекомендации содержатся в разделах настоящих методических рекомендации.

6. Виды использования РИД в гражданско-правовом обороте

Использованием РИД в гражданско-правовом обороте является предоставление лицензий на использование охраняемого РИД или отчуждение в полном объеме исключительного права на него.

Лицензия на использование РИД может быть предоставлена правообладателем - лицензиаром пользователю - лицензиату в виде простой (неисключительной) или исключительной лицензии. При этом, лицензиат может использовать РИД только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором.

Право использования РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При предоставлении простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий третьим лицам.

В случае предоставления исключительной лицензии, лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

При отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Использование РИД в гражданско-правовом обороте может осуществляться также в форме передачи в уставный капитал других организаций, оплаты акций (доли участия) совместных предприятий, в том числе при участии иностранного инвестора.

7. Предлицензионные договоры

В лицензионной международной практике используются различные виды предлицензионных договоров, особенности ряда из них (договор о намерениях, договор о конфиденциальности, опционный договор) изложены ниже.

7.1. Договор о намерениях

Начиная сотрудничество, партнеры обычно подписывают договор о намерениях. В момент его заключения важно знать реальные и окончательные намерения партнера. Не налагая конкретных обязательств, договор фиксирует намерения сторон и содержит план дальнейших переговоров. Когда стороны не готовы принимать на себя конкретные обязательства, договор оказывается документом, в котором могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон.

Подготовка договора о намерениях позволяет получить информацию о партнере. В преамбуле договора указываются стороны; для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Определение в преамбуле целей и возможностей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (ст. 431 ГК РФ).

Последствия недостаточного учета особенностей договора о намерениях можно рассмотреть на примере. Немецкая компания направила письмо о намерениях своему потенциальному партнеру, где говорилось, что в течение ближайших лет она не планирует закрывать завод. Но уже через шесть месяцев компания начала рассматривать вопрос о свертывании производства. Это означало, что письмо о намерениях не отражало истинных намерений. Поэтому необходимо обращать внимание на четкость и определенность формулировок. В каждой стране есть свое понимание отдельных терминов: в США обычно используют понятие "торговые секреты" для обозначения того, что в Европе называют ноу-хау. Необходимо, чтобы партнеры адекватно трактовали используемые в договоре и переписке термины, понятия и определения.

Важно также то, кем, на каком уровне подписывается соглашение, когда ведутся переговоры о намерениях. Должно настораживать, если договор о намерениях подписан лицом, не уполномоченным принимать ответственные решения.

7.2. Договор о конфиденциальности

Имеются два основных типа соглашений о конфиденциальности: одностороннего и двустороннего действия. В одностороннем соглашении только для получателя технологии устанавливаются определенные правила, в то время как передающая сторона не имеет каких-либо ограничений. Получателю необходимо более точно формулировать значение терминов, определений, понятий, включенных в соглашение. В соглашении двустороннего действия обе стороны, подписывающие договор, будут действовать по единым правилам.

Важно правильно сформулировать в договоре объем передаваемых сведений и наименование объекта, сведения о котором рассматриваются как конфиденциальные: результаты научно-исследовательской разработки, опытные образцы или образцы, находящиеся в серийном производстве, - и чем точнее и полнее, тем лучше. Это связано с обязательствами по обеспечению гарантий соответствия характеристик и показателей, заявленных передающей стороной. Когда в дальнейшем предвидится соглашение о передаче на испытания образцов материалов, машин или приборов, договор содержит обязательство стороны, проводящей испытания, предоставить передающей стороне результаты испытаний.

Требования конфиденциальности учитываются и при согласовании условий испытаний: если детали, продукция, производимая по предполагаемой лицензии, отправляются на испытания, могут применяться правила конфиденциальности, ограничивающие дальнейшее использование переданных или полученных в результате испытаний знаний.

Договор содержит условия о рассмотрении споров: стороны могут выбрать законодательство страны, которое будет применяться для толкования договора, указать место рассмотрения этих споров.

Договор о конфиденциальности должен возлагать на получающую информацию сторону обязанность по принятию мер, включающих в себя:

• ограничение доступа к полученной информации, составляющей коммерческую тайну стороны, передающей информацию, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
• учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну стороны передающей информацию;
• регулирование отношений по использованию полученной информации, составляющей коммерческую тайну передающей стороны работниками, получающей информацию стороны на основании трудовых контрактов.

При этом передаваемая на материальных носителях информация, должна иметь гриф "Коммерческая тайна".

Важным является указание даты истечения срока охраны конфиденциальности сведений; иногда договором устанавливается, что обязательства о сохранении конфиденциальности сохраняются после истечения оговоренного срока. Вместе с тем нельзя требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. В договор включают положение о прекращении обязательств по сохранению конфиденциальности сведений в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем.

Договором должна быть определена обязанность стороны получающей информацию по возмещению убытков при разглашении ей информации, составляющей коммерческую тайну вопреки договору.

Стандартное соглашение заключается на три - пять лет с момента его подписания. При производстве простой продукции практикуются сроки от одного года до трех лет.

В процессе переговоров может возникнуть вопрос об ознакомлении с объектом лицензии непосредственно на предприятии, в результате чего ноу-хау может потерять свою цену. Как утверждают, например, немецкие специалисты, необходим компромисс, т.е. взимание платы за ознакомительный визит, а соглашение о конфиденциальности должно иметь свою цену.

Конфиденциальность является основой соглашения о практическом ознакомлении или об ознакомительном визите, когда компания предлагает к продаже по лицензии технологию или установку. При заключении соглашения получающая сторона хотела бы посмотреть, как именно работает оборудование; знакомясь с производством, технологией, лицензиат получает определенную информацию, т.е. раскрываются все или многие секреты. Тогда они перестают быть ноу-хау и конфиденциальными сведениями. У передающей стороны возникает вопрос: допустить ли посещение и как защищать свою интеллектуальную собственность? Наилучшей защитой является получение потенциальным лицензиаром определенной суммы за ознакомление в сочетании с договором о сохранении конфиденциальности сведений. Соглашение подписывается при намерении создать совместное производство, при продаже бизнеса или его части. Договор о конфиденциальности иногда предусматривает передачу информации, в том числе заключенной в образцах продукции, приборах, базе данных, программе для ЭВМ на определенный срок. Предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически не оправдан. Такие условия могут быть изложены и в специальном договоре, именуемым опционным.

7.3. Опционный договор

Иногда требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в производственных условиях покупателя, что требует заключения опционного договора.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора.

В гражданском законодательстве России опционный договор называется предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Последний должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор или если хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными.

Опционный договор предполагает осуществление выплат в виде разового платежа за передачу на испытание технологии в виде технической документации, опытного образца и т.п. При этом оговаривается, что такая передача не означает право использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и, в первую очередь, предложить ее партнеру по соглашению.

Свобода сторон при заключении договоров ограничивается добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны, в нем оговаривают действия в случае получения более выгодных предложений от третьих лиц; подобная ситуация может иметь место, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

8. Особенности заключения международных контрактов в сфере создания и использования РИД

Договорные отношения, возникающие при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности российскими юридическими лицами совместно с иностранными партнерами, имеют сложную правовую природу, обусловленную спецификой и особенностями научно-технической деятельности и международного сотрудничества.

Международный обмен технологиями в товарной форме известен с начала XX в., но активное формирование мирового рынка технологий началось во второй половине 1950-х-1960-е гг., так как к этому времени объем международных коммерческих операций с технологиями превзошел масштабы национального обмена. По данным Международного валютного фонда (МВФ), занимающегося учетом платежей и поступлений по лицензионным договорам, число стран, участвовавших в этом обмене, с 1960 по 1985 г. (за 25 лет) возросло более чем в три раза (с 22 до 71), в два раза расширился национальный состав продавцов (с 18 до 37) и в 1,5 раза -покупателей (с 49 до 71 страны).

Международное научно-техническое сотрудничество (НТС) представляет особые формы внешнеторговых операций, а его основой являются прямые связи предприятий и межправительственные соглашения, отношения сторон в которых конкретизируются в сделках, совершаемых непосредственными участниками путем заключения договоров, соглашений и контрактов.

В контрактах, оформляющих международное научно-техническое сотрудничество, используются разнообразные термины, характеризующие намерения сторон: "экономическое сотрудничество", "торгово-экономическое сотрудничество", "производственное сотрудничество", "производственно-техническое сотрудничество", "специализация и кооперирование", "промышленная кооперация", "научное сотрудничество", "научно-техническое сотрудничество", "научно-техническое и промышленное сотрудничество", "соглашение о разделе продукции" и пр. Эта обширная терминология призвана отражать разные намерения участников сотрудничества и цели, которые они перед собой ставят.

В мировой практике принято относить международное научно-техническое сотрудничество к категории международного экономического сотрудничества, а сфера научно-технического сотрудничества в отличие от промышленного, которое также относится к категории международного экономического сотрудничества, предполагает заключение договоров о совместных разработках без их промышленного освоения.

В законодательстве государств и в международных документах не содержится определение НТС. В ГК РФ нет понятия НТС, а имеется более узкое понятие - договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В соответствии со ст. 769 части второй ГК РФ по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. Условия договоров на выполнение НИР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах на интеллектуальную собственность.

В российской доктрине в отношении сферы НТС дается следующее определение: под международным научно-техническим сотрудничеством понимается совместная разработка научно-технических проблем, взаимный обмен научно-техническими достижениями, производственным опытом и подготовка квалифицированных кадров.

НТС может быть совместным, когда каждая из сторон вносит свою долю участия в общие работы, или заказным, когда покупается достигнутый одной из сторон результат научно-технических изысканий.

Основной характерной чертой современного НТС является его комплексный характер. Углубляется комплексный обмен непосредственно в сфере научно-технических связей, т.е. становятся более взаимосвязанными отдельные формы купли-продажи результатов научно-технических исследований. Чаще продаются и покупаются не только лицензии на использование патентных прав, но и в совокупности с ними инженерно-консультационные услуги, производственно-технический и управленческий опыт, услуги по аренде научного оборудования.

Наиболее часто используются три вида НТС:

• совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОТСР), которые могут закончиться получением охранных документов на охраноспособные результаты научной деятельности;
• совместное проведение научных исследований прикладного характера - более узкая, чем НИОКР, область сотрудничества с целью совершенствования или создания каких-либо новшеств;
• обмен научно-техническими достижениями, охватывающий:
  • обмен научно-техническими достижениями и исследованиями, позволяющий партнерам сократить расходы на исследования и определить научно-технический уровень их предприятий;
  • обмен правами на РИД в целях использования научных достижений контрагента и сокращения собственных средств на свои разработки;
  • обмен научно-техническими достижениями, осуществляемый в следующих формах: организация и участие ученых и специалистов в работе международных конференций, семинаров и симпозиумов, обмен учеными и специалистами для прохождения стажировки на предприятиях партнеров по соответствующему профилю науки и производства и т.д.

Международная коммерческая и правовая практика выработала следующие формы НТС:

1. Генеральное соглашение - заключается между крупными фирмами со значительным научно-техническим потенциалом и финансовыми возможностями, обеспечивающими научно-техническое сотрудничество. В нем определяются основы и утверждается программа сотрудничества. Генеральное соглашение заключается на пять - десять иногда и более лет.

2. Договор на исполнение научно-технических исследований - гражданско-правовой договор подрядного типа.

3. Договор купли-продажи - оформляется при продаже-приобретении сторонами продукции НТС.

4. Лицензионные договор и соглашение - заключаются на временное использование сторонами передаваемых по договору прав на некоторые виды РИД: патентные права, права на использование ноу-хау, средств индивидуализации.

5. Договор на оказание услуг (техпомощь, консультации, обучение и др.).

6. Совместная деятельность - осуществляется в формах создания совместного предприятия, научно-исследовательских центров и лабораторий, международного консорциума.

Целью консорциума является объединение капиталов его участников для создания и эксплуатации крупного промышленного объекта, например локомотивов и вагонов новых типов. Консорциум не является юридическим лицом, а представляет собой договорное объединение. В российском гражданском праве консорциум соответствует договору простого товарищества (гл. 55 ГК РФ). Консорциум создается в случае, когда для создания объекта требуется объединение на долгосрочной основе крупных инвестиций в форме машин и оборудования, финансирования, технологий и т.п. Отношения участников консорциума регулируются договором, содержащим условия о размерах и видах участия, об ответственности, о распределении прибылей и убытков.

7. Смешанные договоры - используются для оформления отношений сторон, регулируемых различными гражданско-правовыми договорами: купли-продажи (или бартера), подряда, лизинга, об оказании услуг, обмене специалистами и др.

Основные условия договоров о НТС приводятся в ряде международных документов, к которым относятся Руководство по составлению международных договоров о промышленном сотрудничестве (документ ECE/TRADE/124. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1976) и Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов (документ ECE/TRADE/117. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1973).

Договор о НТС должен, как правило, содержать следующие положения:

• о взаимном информировании сторон о ходе выполнения договора;
• о результатах интеллектуальной деятельности;
• об обеспечении конфиденциальности;
• об ответственности сторон (определяются размеры штрафов за нарушение сторонами своих обязательств);
• о разрешении споров (предусматривается арбитражный порядок разрешения споров и определяется арбитражный орган, который будет разрешать споры сторон);
• о применимом праве (при определении применимого права у сторон могут возникнуть трудности из-за многообразия их отношений по договору; если сторонам не удалось договориться о применимом праве для включения его в договор, то этот вопрос будет решать арбитражный суд, руководствуясь коллизионными нормами, которые он сочтет применимыми);
• о порядке вступления договора в силу, его продления и внесения в договор изменений и дополнений по обоюдному согласию сторон.

Наиболее распространенным видом сделок является заключение международного контракта.

Процесс оформления контракта включает несколько этапов. Он начинается с подготовки контракта, т.е. с направления коммерческого предложения (оферты), предлагающего другой стороне вступить в юридически обязывающий договор (контракт). Обычно оферта направляется конкретно стороне, но может быть совершена и как публичное объявление в средствах массовой информации.

В общих чертах коммерческое предложение должно содержать:

• точное полное и сокращенное наименования продавца;
• его товарный или фирменный знак, если таковые имеются;
• предмет сделки;
• краткую, но достаточную характеристику предмета сделки;
• предлагаемый объем поставок в рамках соглашения;
• условия поставки;
• сроки окончания работ по соглашению;
• порядок расчетов;
• реквизиты продавца.

Из результатов изучения или рассмотрения коммерческого предложения могут следовать предложения к деловым переговорам, а при положительном их исходе они могут завершиться заключением контракта. В ряде случаев по результатам переговоров сторон по предмету предполагаемого контракта или соглашения и его условий может быть составлен протокол о намерениях, в котором стороны выражают свои намерения вступить в контрактные отношения и принимают конкретные подготовительные обязательства на определенный срок. Протокол о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере. Более углубленная и расширенная форма протокола о намерениях - предварительный договор (ст. 429 ГК РФ), в котором стороны формулируют основные принципы и условия предстоящего соглашения и берут обязательства по дополнительному оформлению документации, получению кредитов, поиску подрядчиков.

Такой договор считается заключенным при согласии сторон по всем существенным условиям.

В договоре о создании и передаче технологии, осуществляемых в рамках международного НТС, должны указываться основные положения, стандартные для любого гражданско-правового договора: обязанности сторон, предмет соглашения, санкции за нарушения условий договора, условия форс-мажора, порядок разрешения спора, порядок оплаты.

Договор о создании и (или) передаче технологии должен содержать и ряд специфических пунктов. Чаще всего в качестве примера приводят содержание лицензионного договора о передаче определенного объема прав на использование технологии, так как пункты лицензионного договора могут входить в качестве составной части в иные договоры (договоры подряда, простого товарищества, купли-продажи, учредительный, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

К специфическим условиям таких договоров относятся:

• распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, в том числе на деловую конфиденциальную информацию, гарантии того, что предмет соглашения соответствует количеству, качеству, описанию, упаковке и другим признакам, указанным в соглашении;
• гарантии того, что передаваемые технология и оборудование при соблюдении прилагаемых инструкций, руководств и технологических карт пригодны для выполнения видов деятельности, оговоренных в договоре;
• гарантии патентной чистоты и свободы от притязаний третьих лиц;
• технические параметры, которые продавец технологии гарантирует при соблюдении определенных условий сборки, установки, наладки, пуска и эксплуатации оборудования, а также перечень этих условий и способы определения технических параметров;
• гарантии покупателя соблюдать определенный уровень качества производимой по технологии продукции; данное требование ужесточается, когда по договору передаются права на использование товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров (в этом случае отход от оговоренных в договоре стандартов производимой продукции может нанести ущерб репутации продавца);
• гарантии покупателя соблюдать конфиденциальность при использовании всей информации, имеющей как патентную, так и беспатентную формы охраны.

При приобретении технологии покупатель должен знать, что он вправе запрашивать любую необходимую для проработки договора информацию о технологии.

При международном научно-техническом сотрудничестве покупатель обязан своевременно информировать продавца (и знать сам) об изменениях в законодательстве, действующем на территории страны - реципиента в сфере передачи технологий, в том числе об изменениях в законодательстве об охране и защите интеллектуальной собственности (нормах и стандартах, в том числе экологических, порядке прохождения сертификации).

В договорах о передаче технологии целесообразно резервировать:

• полный комплект поставок техники, технологии, сопутствующей документации и услуг (типа поставок "под ключ");
• обеспечение подготовки персонала, поставок запасных частей ремонта, производственного и послепродажного обслуживания, другой технической помощи на весь срок соглашения;
• обязательство продавца передавать всю информацию о доработке, совершенствовании передаваемой технологии.

Включение последних условий в соглашение о передаче технологии удорожает ее, но приносит соответствующую прибыль покупателю технологии.

При составлении договоров о передаче технологий необходимо четко отслеживать соответствие пунктов договора действующему законодательству. Их несоответствие требованиям закона может привести к недействительности договора (ст. 168 ГК РФ).

Так, к условиям, не соответствующим нормам патентного законодательства (часть четвертая ГК РФ), следует, в частности, отнести:

• полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором;
• предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление об открытой лицензии;
• предоставление лицензиату неисключительной лицензии, права заявлять иски к нарушителям патента, а также уступать третьим лицам патент, принадлежащий лицензиару.

Норме ГК РФ противоречит установление момента заключения договора, т.е. начала его действия, вне зависимости от даты его регистрации, а также предоставление по сублицензионному договору прав за пределами переданных по основному лицензионному договору.

В договоре должны быть определены пределы использования объекта интеллектуальной собственности лицензиатом.

В ходе НТС могут заключаться дополнительные договоры, позволяющие уточнить детали, результаты, получаемые в процессе сотрудничества, на разные сроки действия. При исполнении договора в случае нарушения имущественных прав и законных интересов потерпевшая сторона вправе предъявить контрагенту претензию, а последний в течение определенного срока обязан дать ответ на нее. В претензии должны быть указаны следующие обязательные вопросы:

• обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии;
• доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;
• ссылка на нормативные акты;
• требования заявителя, сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
• перечень прилагаемых к претензии документов и другие доказательства, если таковые имеются.

Претензия подписывается уполномоченным лицом предприятия, скрепляется печатью и отправляется почтой или передается соответствующим техническим каналом связи либо вручается курьером под роспись.

Сторона, получившая претензию, обязана удовлетворить обоснованные требования заявителя и в письменной форме уведомить его о результатах рассмотрения претензии. В случае необоснованной претензии сторона, рассматривающая претензию, подготавливает мотивированное письмо об отклонении претензии.

Стороны должны стремиться к мировому разрешению споров, но при недостижении мирового соглашения они вправе обращаться в арбитраж или суд. В договоре должен быть установлен порядок разрешения споров, возникающих между сторонами. В большинстве договоров предусматривается разрешение споров в третейском суде или арбитраже с учетом действующих многосторонних конвенций по вопросам арбитража - Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

Участие в международном научно-техническом обмене требует от сторон особенно тщательной проработки договоров, так как только сбалансированный договор, отражающий правовые вопросы взаимоотношений участников международного НТС, позволит сторонам избежать ошибок при выходе на технологические рынки.

Основные положения, связанные с составлением и регистрацией лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав на РИД, приведены в последующих разделах настоящих методических рекомендаций.

10. Составление договора об отчуждении исключительного права на РИД

Договор об отчуждении исключительного права на РИД заключается в письменной форме.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права на РИД выступают правообладатель (согласно охранному документу) и приобретатель исключительных прав с другой.

Предметом договора об отчуждении исключительного права могут быть исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслуживания), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Целью договора является переход исключительного права от одного к другому лицу по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом.

При отчуждении у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется.

Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими

правообладателями. Согласие лицензиатов на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется.

Приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта.

Приобретатель исключительного права имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре.

Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными.

Отчуждение исключительного права может происходить в рамках как возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется.

Договор об отчуждении исключительного права недопустим в отношении отдельных видов объектов (коллективный товарный знак, наименование места происхождения товаров).

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

• условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или об определенных сроках, территории, способах использования). В том случае, если договор предусматривает отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводит ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливает срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, он может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК);
• указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
• размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера, это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;
• срок выплаты вознаграждения.

Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках.

Форма договора об отчуждении исключительного права - письменная, а в отношении объектов патентного права, товарных знаков, знаков обслуживания, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных программ для ЭВМ или баз данных в ряде государств он требует государственной регистрации.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно -моментом государственной регистрации этого договора.

Вопрос о существенном нарушении договора решается исходя из положения п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Если нарушение не является существенным, правообладатель может требовать возмещения убытков в полном размере.

В том случае, если в договоре предусмотрена неустойка за существенные нарушения договора, правообладатель наряду с требованием о переводе прав приобретателя может требовать взыскание неустойки вместо возмещения убытков.

В отношении разрешения споров и языка, на котором составлен текст договора, можно применять положения, аналогичные условиям лицензионного договора.

11. Регистрация лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права в уполномоченном органе

В патентных законах многих стран, а также законах, относящихся к другим объектам интеллектуальной собственности, определен обязательный порядок письменного оформления лицензионных договоров на предоставление права пользования изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, средствами индивидуализации.

Также в патентных законах большинства зарубежных стран предусматривается регистрация лицензионных договоров и договоров об отчуждении права на патент.

Регистрация лицензионных договоров может иметь обязательный и добровольный характер, однако незарегистрированные лицензионные договоры, как правило, считаются недействительными в отношении третьих лиц, предъявивших претензии за нарушение их прав в связи с данными договорами. Такой порядок действует в Австрии, Бельгии, Франции.

При регистрации лицензионных договоров контролируется их соответствие действующим в стране законодательным актам в области лицензионной торговли.

Так, в Патентном реестре Австрии регистрация проводится по письменному ходатайству одного из заинтересованных лиц или по решению суда. Вместе с ходатайством о регистрации должен быть представлен документ, на основании которого может быть проведена регистрация, содержащий существенные условия соглашения и заявление о согласии патентообладателя на регистрацию в Патентном реестре. Если документ не является официальным, он должен быть снабжен надлежащим образом удостоверенной подписью лица, распоряжающегося своим правом. Вместо подлинного документа может быть представлена надлежащим образом заверенная копия. Договоры и ходатайства при регистрации договора и ходатайства подлежат проверке по форме и по существу. В отношении третьих лиц предоставленные права действуют лишь при условии их регистрации в Патентном реестре.

В соответствии с Законом о патентах на изобретения Бельгии в Патентное ведомство должно быть сообщено о любой уступке или отчуждении, полном или частичном, заявки на патент или патента. Уступка и отчуждение заявки на патент или патента действуют в отношении Ведомства и противопоставляются третьим лицам только после внесения в хронологическом порядке сообщения о них в реестр.

Согласно кодексу интеллектуальной собственности Франции, права, вытекающие из заявки на патент или патента, могут быть переданы полностью или частично. При этом все действия, связанные с передачей или изменением в праве, вытекающем из заявки на патент или патента, должны быть в целях противопоставления их третьим лицам внесены в Национальный патентный реестр, который ведется Патентным ведомством Франции. Вместе с тем действие, связанное с передачей или изменением в правах, может иметь силу и до его внесения в реестр против сторон, которые приобрели право после даты совершения такого действия, но знали об этом действии в момент приобретения прав.

В Великобритании в Патентном ведомстве ведется реестр, в котором регистрируются сделки, юридические документы и события, затрагивающие права по патентам и заявкам, в том числе договоры о передаче права на патент или по заявке на патент, залога патента или заявки, лицензионные и сублицензионные, договоры залога лицензии или сублицензии. Формально регистрация не требуется, но любое лицо, заявляющее о приобретении патента, лицензии по нему на основании договора, иного юридического документа или события и зарегистрировавшее этот документ, считается законным владельцем прав по патенту в отличие от лица, которое обосновывает свои права более ранним договором, юридическим документом или событием, не зарегистрированными в патентном реестре (ст. 33 п. 1). Иными словами, реестр является презумпцией доказательства любых данных, регистрация которых требуется или предусматривается на основании закона о патентах. Следовательно, можно сделать вывод, что любые сделки, предметом которых являются права, вытекающие из патента, без регистрации недействительны для третьих лиц.

В ряде стран имеются другие особенности в порядке регистрации договоров об отчуждении патента и лицензионных договоров.

В Канаде договоры уступки патента и договоры о предоставлении исключительной лицензии не имеют юридической силы для последующего правопреемника, если такие договоры не зарегистрированы в Патентном ведомстве.

В США на федеральном уровне регулируются только договоры уступки патента (заявки на патент). Доказательством совершения уступки служит "удостоверение о подтверждении уступки за подписью и официальной печатью лица, уполномоченного на принятие присяги в пределах США или в иностранном государстве, дипломатического или консульского служащего США или должностного лица, правомочного принимать присягу, полномочия которого подтверждены дипломатическим или консульским служащим США, или должностного лица, назначенного зарубежным государством, которое в силу договора предоставляет аналогичную возможность назначенным должностным лицам США". При этом договоры уступки патента недействительны, "если им противостоит какой-либо последующий и не уведомленный об этих действиях покупатель или залогодержатель..., кроме случаев, когда эти действия зарегистрированы в Ведомстве по патентам и товарным знакам...". Сходное правовое регулирование договоров уступки патента, исключительной лицензии и залога патента предусмотрено в Республике Корея.

Так, упомянутые договоры влекут юридические последствия только при их регистрации в Патентном ведомстве. Кроме того, в Японии решен вопрос о регистрации простых (неисключительных) лицензий. Закон не требует обязательной регистрации простой лицензии в Патентном ведомстве, однако она желательна для обеспечения прав владельца лицензии.

Целью регистрации неисключительной лицензии является защита лицензиата от последующих правопреемников или от обладателя исключительной лицензии. Если неисключительная лицензия зарегистрирована, то она действует и в отношении лица, приобретшего патент или основанное на патенте исключительное право использовать изобретение.

Вместе с тем опыт некоторых стран свидетельствует об отсутствии системы государственной регистрации передачи объектов интеллектуальной собственности. Так, например, в ФРГ предусмотрена возможность уступки патента и заключения лицензионных договоров. Однако Патентное ведомство ФРГ не регистрирует такие договоры. Более того, Патентный закон ФРГ не содержит положений относительно их формы и содержания. Как указывают немецкие авторы, по-прежнему правовая природа лицензионных договоров определяется судебной практикой и доктриной.

Иная ситуация с регистрацией договоров о передаче права на охраняемые объекты интеллектуальной собственности сложилась в странах СНГ.

Общей нормой для законодательств государств СНГ является обязательная регистрация указанных договоров, вступающих в силу с даты регистрации. Отсутствие факта регистрации влечет недействительность договоров либо в отношении всех лиц, в том числе сторон договора (законодательства большинства стран СНГ), либо в отношении третьих лиц (законодательства Украины, Молдавии - в отношении полезных моделей и промышленных образцов).

Обязательный порядок регистрации лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав действует и в России.

12. Зарубежное патентование в целях защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом

Патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных на средства ОАО "РЖД", в зарубежных странах производится в целях повышения эффективности реализации на внешнем рынке транспортных средств, приборов, оборудования и технологий, в которых указанные РИД используются, а также для обеспечения продажи лицензий на использование РИД зарубежным фирмам (коммерциализации РИД).

Под патентованием понимается комплекс мер по обеспечению правовой охраны изобретений и полезных моделей, который включает:

• отбор изобретений для патентования;
• выбор стран патентования;
• выбор процедуры патентования;
• подготовку и подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства;
• ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патенты;
• ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
• уплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, поддержание в силе заявок на патенты и самих патентов, а также оплата услуг патентных поверенных;
• реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами.

14. Выбор стран патентования

После отбора подлежащих патентованию изобретений, необходимо определить страны, в патентные ведомства которых будут поданы заявки на эти объекты.

Это достаточно ответственный этап, поскольку неправильный, недостаточно обоснованный выбор стран патентования приведет только к лишним, неоправданным валютным затратам. При этом рекомендуется, в первую очередь, исключить из перечня предполагаемых стран патентования те, в которых данный объект заведомо непатентоспособен из-за особенностей законодательства этих стран. Так, в целом ряде стран не выдаются патенты на медикаменты (лекарства), на способы лечения болезней и их диагностику, на вещества, полученные химическим путем, и некоторые другие объекты.

Для устройств (машин, приборов, оборудования и т.п.) каких-либо ограничений в их патентной защите законы обычно не предусматривают (за исключением тех, которые противоречат требованиям морали). Поэтому, если речь идет о патентовании машин, устройств и механизмов, то таких проблем не возникает. Не возникают они и для любых способов, кроме относящихся к лечению болезней, которые можно защитить далеко не везде. Что касается веществ, то нужно исключить страны, где не выдаются патенты на химические и лечебные вещества, если отобранные для патентования изобретения относятся именно к таким веществам. Способы получения этих веществ патентоспособны практически везде.

Охрану в качестве полезных моделей предоставляют не все страны. Например, в США и Канаде полезные модели не охраняются.

Выбирая страны для патентования отобранных для этого изобретений или полезных моделей, нужно рассмотреть две группы факторов, которые следует учесть.

В первую группу входят так называемые общие факторы, относящиеся к выбору стран независимо от цели патентования, а во вторую - специфические факторы, связанные уже с конкретной целью, с которой данное изобретение патентуется.

К числу общих факторов относятся:

1) Уровень научно-технического развития страны. Здесь имеется в виду наличие в данной стране предприятий той отрасли промышленности, к которой относится патентуемое изобретение, уровень техники в этой отрасли и ее развитие, ближайшие перспективы и т.п. Все это поможет оценить степень заинтересованности потребителей из данной страны в патентуемом изобретении.

2) Особенности патентного законодательства страны и ее судебной практики по делам, связанным с получением патентов и их нарушениями. Помимо тех особенностей патентных законов, о которых было сказано, нужно выяснить наличие или отсутствие в стране косвенной защиты продукта, когда патент на способ получения защищает одновременно и сам продукт, полученный этим способом, наличие в стране временной охраны изобретения по поданной заявке еще до получения патента на нее и другие вопросы (система экспертизы заявок - явочная или проверочная, при которой получить патент труднее, срок действия патентов, порядок уплаты пошлины и т.п.).

Что касается судебной практики, то очень полезно знать, в какой степени можно рассчитывать на судебную защиту в ходе рассмотрения заявки в случае отказа в выдаче патента (например, обращение в суды США, в патентный суд Германии и т.п.). Важное значение имеет и практика судов по делам о нарушении патентов - ее изучение поможет защищать свои права по полученному в стране патенту в случае его нарушения.

3) Экономические преимущества, которые может дать полученный в данной стране патент. Здесь оцениваются возможности использования в стране этого патента: для защиты экспорта своей продукции, для возможной продажи лицензии, если имеются соответствующие производства, отстранение конкурентов от реализации запатентованной продукции, иной возможности реализации полученных патентов.

4) Активность фирм отрасли в патентовании своих изобретений в данной стране. Это достаточно значимый фактор, который позволяет достаточно обоснованно судить о целесообразности патентования своих изобретений в этой стране.

5) Емкость рынка страны для товаров, к которым относится патентуемое изобретение, т.е. в конечном счете оценка объемов потребительского спроса на соответствующий товар и возможности его реализации в достаточном объеме, который оправдывал бы затраты на патентование.

6) Наличие на рынках страны фирм-конкурентов, степень овладения ими рынков для экспортной продукции, возможности противостоять конкурентам, ограничить их либо вообще отстранить с помощью полученных патентов.

7) Наличие межправительственных соглашений или контрактов, которые могли бы способствовать продвижению на рынки данной страны экспортируемой продукции или технологии.

8) Наконец, в отдельных случаях могут известную роль играть и политические соображения, когда по тем или иным неэкономическим причинам могут быть нежелательны и экономические контакты. Например, действующие международные санкции в отношении Ирана.

Вторая группа факторов связана непосредственно с конкретными целями патентования изобретений.

При этом выбор страны определяется не только ее особенностями, но и спецификой самого патентуемого изобретения. Исходя из такого подхода, можно предложить следующие рекомендации относительно выбора стран патентования.

1) Если изобретение отобрано для патентования с целью защиты предполагаемого экспорта промышленной продукции, то заявки на патенты целесообразно направлять:

• в страны, где имеется промышленное производство аналогичной либо сходной продукции;
• в страны, где имеется производство промышленной продукции, хотя не аналогичной или сходной с экспортной, но имеющей то же или сходное назначение и способной удовлетворять те же потребности потребителя;
• в страны, где, хотя и нет аналогичного производства, но имеется достаточно емкий рынок для ее сбыта с перспективами его расширения.

2) Если изобретение патентуется с целью продажи лицензии, то заявки следует направлять:

• в страны, где имеются предполагаемые покупатели лицензий (лицензиаты);
• в страны, где, хотя производства нет, но имеется емкий рынок сбыта для лицензионной продукции. В этом случае в лицензионном соглашении будут указаны страны, где для лицензиатов обеспечена патентная защита такой продукции, что существенно повысит стоимость лицензии.

3) При патентовании изобретения с целью защиты проектов, оборудования, технологии, сооружаемых ОАО "РЖД" за рубежом объектов капитального строительства, заявки на патенты следует направлять:

• непосредственно в страну, где намечено сооружение данного объекта;
• в страны, куда соглашением предусмотрена поставка продукции будущего предприятия, которую предполагается выпускать по технической документации, предоставленной ОАО "РЖД".

4) Если патентование изобретений осуществляется в ходе международного научно-технического сотрудничества, то заявки нужно направлять:

• в те страны, с которыми такое сотрудничество непосредственно осуществляется;
• в страны, в которых использование совместно созданных изобретений может представлять для сторон интерес;
• в страны, куда предполагается поставка полуфабрикатов, полу продуктов, комплектующих изделий, а также отдельных агрегатов, блоков машин или другого оборудования в порядке осуществления международной промышленной кооперации.

15. Выбор процедуры патентования

Процедура патентования представляет собой установленный нормативными документами страны или международного договора определенный порядок подачи в компетентный орган заявки на получение патента и других предусмотренных документов, исследования заявляемого объекта на соответствие условиям патентоспособности, выдачи патента и поддержания его в действии.

На этапе выбора процедуры патентования необходимо решить, подавать ли заявку непосредственно в патентное ведомство каждой страны или использовать систему подачи одной заявки сразу в несколько стран с использованием существующих международных и (или) региональных соглашений в области промышленной собственности.

Патентование изобретений за рубежом может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:

• испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования;
• испрашивание патентов на изобретение в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации;
• испрашивание европейских патентов на изобретение в соответствии с требованиями Европейской патентной конвенции;
• испрашивание евразийских патентов на изобретения в соответствии с требованиями Евразийской патентной конвенции.
• испрашивание патентов на изобретения в соответствии с соглашениями о создании Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности;

Процедуры патентования определяются в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники и лицензий, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах (соглашениях) по охране промышленной собственности, затрат средств на патентование и др.

15.1. Традиционная (национальная) процедура патентования

Национальную процедуру патентования используют, если на момент подачи заявки точно определены перспективы реализации изобретения в нескольких, не более четырех стран, и требуется достаточно быстро получить охрану за рубежом. Данная процедура используется и в том случае, если страны патентования не являются участниками международных и(или) региональных соглашений по охране промышленной собственности.

Традиционная (национальная) процедура патентования имеет определенные недостатки. Так, материалы заявки, описание и формула изобретения для подачи в патентные ведомства разных стран должны быть составлены по правилам этих стран и переведены на языки стран патентования. Кроме того, уже при подаче заявки необходимо оплачивать услуги патентного поверенного в каждой стране патентования. Заявке присваивается регистрационный номер только после уплаты соответствующей пошлины. Если в дальнейшем необходимость в получении патента в данной стране отпадает, то заявитель понесет убытки.

В связи с указанными недостатками, традиционная процедура патентования применяется главным образом при необходимости получения правовой охраны в возможно короткие сроки.

15.2. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации

При патентовании изобретений за рубежом по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты, в одно ведомство по охране промышленной собственности (для российских заявителей - Роспатент); на одном языке (для российских заявителей - русском). Заявитель получает отчет о международном поиске, позволяющий:

• укрепить его позиции по заявке (в случае положительных результатов);
• своевременно отказаться от перевода международной заявки на национальную фазу (в случае отрицательных результатов), что позволяет сократить непроизводительные расходы на переводы этой заявки на иностранные языки и оплату национальных пошлин;
• ограничить патентные притязания.

Процедура РСТ также обеспечивает заявителю возможность истребовать получение патента в указанных в международной заявке странах через 30 месяцев с даты приоритета изобретения (в зависимости от его выбора).

Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска и публикацию заявки с отчетом о поиске (первая фаза РСТ) и международную предварительную экспертизу по требованию заявителя (вторая фаза РСТ).

Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомствами стран патентования в соответствии с требованиями законодательства данной страны.

Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре -уплатой международной пошлины. Однако в большинстве случаев это оправдывается за счет других преимуществ РСТ (возможность истребования конвенционного приоритета, когда она утрачена для патентования по традиционной процедуре, проведения дополнительных доработок и исследований объекта техники, выявления перспектив коммерческой реализации и т.д.).

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в 4 и более странах - участницах Договора.

15.3. Патентование изобретений в соответствии с Европейской патентной конвенцией

Конвенцией о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция - ЕПК) создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран - участниц Конвенции.

Заявитель подает заявку на патент в одно ведомство по охране промышленной собственности (Европейское патентное ведомство) через одного патентного поверенного на одном иностранном языке и получает европейский патент, действующий как национальный в указанных заявителем странах - участницах ЕПК.

Получение европейского патента не исключает возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий требований законодательств (иски, связанные с аннулированием и нарушением патентов, приоритетные столкновения и ДР.).

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки, поэтому в ряде случаев заявители по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивают двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Процедура испрашивания европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее, чем на 4 страны.

Европейский патент может быть истребован также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами -участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную фазу заявка должна быть переведена на один из официальных языков ЕПК и направлена в Европейское патентное ведомство с перечислением стран - участниц ЕПК, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

15.4. Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной конвенцией

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) дает охрану изобретениям на территории всех государств - участников ЕАПК единым охранным документом - евразийским патентом. Это обеспечивает существенное уменьшение расходов на правовую охрану изобретения и повышает надежность патента.

По каждой евразийской заявке проводится патентный поиск на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей в объеме, соответствующем требованиям РСТ. Поиск проводит Федеральный институт промышленной собственности. Если в процессе экспертизы установлено соответствие предложенного изображения условиям патентоспособности и заявитель согласен с редакцией, с которой Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) готово выдать евразийский патент, принимается решение о выдаче евразийского патента. В противном случае выносится решение об отказе в выдаче патента.

С даты выдачи евразийского патента он имеет единый характер и действует на территории всех договаривающихся государств в течение времени, ограниченного датой, на которую патентообладатель должен уплатить первую годовую пошлину за поддержание евразийского патента в силе.

Для продолжения действия евразийского патента в каждом договаривающемся государстве патентообладатель указывает название каждого договаривающегося государства, в котором он желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в ЕАПВ одновременно с платежным документом, подтверждающим уплату пошлины за поддержание евразийского патента в силе.

Из практики патентования в соответствии с Евразийской патентной конвенцией следует, что при патентовании изобретения в России и еще одной из стран участниц данная процедура экономически выгодна при патентовании в Армении, Молдове, Таджикистане и Туркменистане. Для принятия решения о выборе процедуры патентования в трех странах необходимо оценить минимальные расходы по уплате пошлин на этапах подачи и экспертизы заявки по группе из двух стран, дополняющих Россию. При патентовании в четырех и более странах евразийская процедура экономически выгодна в абсолютном большинстве случаев.

Положения и требования региональных соглашений Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (АРИПО) в основном аналогичны требованиям и положениям РСТ.

15.5. Особенности патентного законодательства стран патентования

При патентовании изобретений в зарубежных странах особое внимание должно быть уделено особенностям патентных законодательств стран патентования, в частности:

• возможность патентования изобретений, экспонируемых на международных выставках, с использованием выставочного приоритета определяется патентными законодательствами стран патентования;
• при патентовании изобретений в США заявителями могут выступать только действительные авторы изобретений;
• не может быть получен патент в США, если заявка подана без истребования конвенционного приоритета позже даты получения патента по тождественной заявке в России.

Решение о патентовании изобретения за границей должно быть принято в сроки, позволяющие подготовить и направить заявки на патенты в зарубежные страны до публичного раскрытия изобретения в России и, как правило, с возможностью истребования приоритета в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

Согласно пункту 1 статьи 1395 ГК РФ, заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приложение 1. Классификация лицензионных договоров

Приложение 2. Выбор вида лицензионного соглашения

1. Выбор вида лицензионного соглашения в зависимости от следующих критериев

Перечень источников, использованных при подготовке настоящих рекомендаций

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть четвертая, принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2006 года (18.12.2006 г. N 230-Ф3).

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Принято 15 апреля 1994 г. в Марракеше в качестве приложения 1С к Марракешскому соглашению о создании ВТО.

3. Патентная стратегия ОАО РЖД до 2030 года, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 20 января 2010 г. N 74р.

4. Регламент беспатентной охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, утвержден Распоряжением от 18.04.2011 г. N 818р.

5. Методические рекомендации по исследованию технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники на основе патентной информации, утвержденные Распоряжением от 30.12.2010 г. N 2793р.

6. Борохович Л. И др. Ваша интеллектуальная собственность. Спб.: Питер, 2003.

7. Корчагин А.Д. и др. Исследование договорных отношений при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности юридическими лицами с иностранными партнерами. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.

8. Корчагин А.Д. и др. Правовая охрана и использование результатов научно-технической деятельности в научных организациях. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

9. Корчагин А.Д. и др. Совершенствование системы передачи за рубеж отечественных технологий, содержащих объекты промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005.

10. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность. М.: ВНИИПИ, 1997.

11. Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

12. Конов Ю.П. и др. Патентно-лицензионные стратегии. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

13. Карпова Н.Н. и др. Практика оценки нематериальных активов интеллектуальной собственности: Учебно-методическое пособие. М.: Мир бизнеса, 2000.

14. Кириченко В.И. и др. Лицензионная торговля Часть II, Реализация и приобретение научно-технических достижений на внешнем рынке. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

15. Полонская И.В. Зарубежное патентование объектов промышленной собственности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

16. Апарина Т.В. Договор о патентной кооперации: теория и практика. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

17. Евстафьев В.Ф. и др. Управление правами на результаты научно-технической деятельности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2008.

18. Указания о правовой охране изобретений, промышленных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научного технического сотрудничества СССР с зарубежными странами. М.: Госкомизобретений, 1980г.

19. Методические указания по планированию работ по патентованию советских изобретений за границей и подготовке к продаже лицензий. М.: ВНИИПИ Госкомизобретений, 1985г.

20. Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг. М.: ЦНИИПИ Госкомизобретений, 1979 г.

22. Постатейный комментарий Гражданский кодекс РФ часть 4 под редакцией Крашенинникова П.В. М.: Статус, 2011.

В процессе интеллектуальной деятельности (в науке, литературе, искусстве и других сферах) человек получает результаты, которые могут представлять собой имущественную ценность. С развитием информационных технологий и повышением значимости результатов умственного труда возникла необходимость их защиты на законодательном уровне. На протяжении долгого времени в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности не раз изменялись нормативные подходы. Поэтому стоит разобраться в особенностях и практических тонкостях применения таких прав.

Что такое интеллектуальная деятельность

Прежде чем говорить о правах, нужно определить, что же собой представляют интеллектуальная деятельность и её результаты, а также какие нормы национального и международного права определяют порядок использования результатов интеллектуальной деятельности.

Понятие интеллектуальной деятельности и её результатов

Под интеллектуальной деятельностью понимается деятельность по созданию нематериальных ресурсов в сфере искусства, литературы, науки, иных творческих направлениях, отличительной чертой которой является главенство умственной, а не физической работы.

Результат интеллектуальной деятельности - это производный продукт деятельности, не имеющий материальной формы. Если результат относится к вещи, имеющей материальную форму (например, стихотворение, написанное на листе бумаги), эта вещь не относится к результату, на неё не распространяется право собственности (т. е. лист бумаги не представляет собой результат интеллектуальной деятельности, на него не распространяются нормы права).

Результаты интеллектуальной деятельности, правовая охрана которым не предоставлена, относятся к неохраняемым интеллектуальным продуктам

Нормативно-правовое регулирование применения результатов интеллектуальной деятельности

В отношении интеллектуальной собственности законодательство уже неоднократно меняло свои позиции, создавая новые и совершенствуя существующие нормы права. Первостепенным гарантом защиты интеллектуальных прав выступает Конституция РФ.

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Ст. 44 Конституции Российской Федерации

Вторым по значимости источником является Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая). Он объединил все существующие на 2006 год нормы интеллектуальной собственности (с учётом корректировок и дополнений). Однако несмотря на кодификацию этих норм, в настоящее время наравне с ГК РФ действуют:

• Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне»;
• Федеральный закон от 30.12.2008 N 316-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О патентных поверенных»;
• Федеральный закон от 25.12.2008 N 284-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О передаче прав на единые технологии»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);
• Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ (ред «>. от 03.07.2016) «О семеноводстве»
• и другие.

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности носит исключительно федеральный характер, то есть принимается только федеральными органами государственной власти (субъекты РФ не вправе издавать нормативные акты в сфере интеллектуальной собственности).

Помимо национального законодательства использование результатов интеллектуальной собственности подчиняется и международным актам.

В 1970 году Российская Федерация стала участником Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Организация была создана в 1967 году для регулирования всей сферы интеллектуальной деятельности по всему миру (в настоящее время она объединяет 189 стран). Россия так же участвует в принятии и реализации программ по совершенствованию системы интеллектуальной собственности в рамках организации.

Российской Федерацией был принят ряд международных соглашений и договоров в сфере интеллектуальной собственности:

• Сингапурский договор о законах по товарным знакам (2006 г., принят Россией в 2009 г.), целью которого является создание современной и динамичной международной основы для гармонизации административных процедур регистрации товарных знаков;
• Договор о патентном праве (2000 г., принят Россией в 2009 г.). Договор о патентном праве (PLT) был принят для того, чтобы гармонизировать и оптимизировать формальные процедуры, применяемые в отношении национальных и региональных патентных заявок и патентов, и сделать эти процедуры более удобными для пользователей;
• Договор ВОИС по авторскому праву (1996 г., принят Россией в 2009 г.). Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) представляет собой заключённое в рамках Бернской конвенции специальное соглашение, которое касается охраны произведений и прав их авторов в цифровой среде;
• Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г., принят Россией в 2009 г.);
• Договор о законах по товарным знакам (1994 г., принят Россией в 1998 г.). Цель Договора о законах по товарным знакам (TLT) - сблизить и упорядочить национальные и региональные процедуры регистрации товарных знаков. Это достигается путём упрощения и гармонизации некоторых элементов этих процедур, что делает подачу заявок на регистрацию товарных знаков и процедуры их регистрации одновременно во множестве государств менее сложными и более предсказуемыми;
• и другие (полный перечень указан на официальном сайте ВОИС).

Объекты и субъекты интеллектуальной собственности

Объектами считаются результаты интеллектуальной деятельности (то, на что направлено действие правовых норм), а субъекты - это авторы и владельцы этих результатов (то есть граждане и юридические лица).

Объекты прав интеллектуальной деятельности

Субъектами могут быть как сами создатели результатов интеллектуальной деятельности, так и другие лица, которые по закону вправе иметь определённые права в отношении интеллектуальной собственности.

Ст. 1228 Гражданского кодекса РФ

Также стоит принять во внимание следующие факты:

• автор ни при каких обстоятельствах не может быть лишён авторства (исключение составляет ситуация, когда человек, выдающий себя за автора, таковым не является; в этом случае возможно оспорить авторство в судебном порядке);
• лица, способствующие созданию объектов (результатов), авторами не признаются (оказывающие материальную, техническую, организационную и иную помощь);
• после смерти автора законодатель также гарантирует защиту его авторских прав, в этом случае «защитником» прав автора становится либо любое изъявившее желание лицо, либо человек, указанный автором в соответствующем завещании;
• если результат интеллектуальной деятельности создан несколькими лицами, то они в равной степени обладают авторскими правами.

Приобретение и использование исключительного права

Для начала разберём, что такое исключительное право. Этот вид права предполагает полную власть его обладателя над результатом деятельности. Единственное условие - соблюдение закона, в остальном правообладатель может поступать на своё усмотрение.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Ст. 1229 Гражданского кодекса РФ

В отношении приобретения исключительного права ГК РФ гласит, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Оно может быть передано автором другому лицу по договору либо перейти к другим лицам по установленным законом основаниям.

Таким образом, основными способами приобретения исключительного права являются:

• создание результата (объекта);
• получение по договору отчуждения;
• получение по завещанию;
• переход в наследственном порядке по закону и другие способы.

Лица, обладающие исключительным правом, могут не только применять объект права по своему усмотрению, но и передавать его другим лицам в полной мере или частично (в договорном порядке), а также давать согласие на свободное использование объекта права. Что касается последнего, то такое согласие размещается в интернете на официальном сайте федерального органа исполнительной власти. Если в заявлении правообладателя срок не указан, то он составляет пять лет. В течение этого периода любое лицо вправе использовать произведение или объект смежных прав на установленных правообладателем условиях. В заявлении также должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.

Как правило, период, в течение которого действует исключительное право, ограничен. Сроки действия права можно продлевать в соответствии с законом. Исключением является общеизвестный товарный знак.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Ст. 1508 Гражданского кодекса РФ

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

Способы передачи исключительных прав

Все способы делятся на договорные и внедоговорные. К договорным относятся:

• договор об отчуждении;
• лицензионный договор;
• сублицензионный договор.

Внедоговорными являются:

• передача по наследству;
• реорганизация юридического лица;
• обращение взыскания.

Договорные способы

Договорные способы имеют много похожих черт и строятся по одному алгоритму.

Договор об отчуждении

Этот вид договора предполагает полный переход прав на объект деятельности к другому лицу по желанию правообладателя.

Его отличительными чертами являются:

• переход права к новому владельцу сразу после заключения договора (исключение составляют случаи, когда передача права нуждается в государственной регистрации);
• ответственность приобретателя за нарушение сроков и порядка уплаты вознаграждения.

Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Ст. 1234 Гражданского кодекса РФ

Образец договора об отчуждении можно посмотреть .

Фотогалерея: форма договора об отчуждении

Существенными условиями договора об отчуждении являются предмет и цена Договор об отчуждении на произведение должен быть совершен в письменной форме Иногда такой договор называют «продажа исключительного права», «продажа произведения», «продажа авторского права»

Лицензионный договор

Сущность такого договора состоит в том, что он предусматривает передачу части прав на объект, при этом право собственности сохраняется за создателем.

К отличительным чертам относятся:

• обязательное наличие письменной формы;
• указание перечня тех прав, которые будут доступны их получателю (лицензиату);
• указание территории, на которую распространяется действие договора;
• указание сроков действия договора. Если такой пункт в тексте не значится, договор считается актуальным в течение пяти лет;
• указание в тексте документа размера вознаграждения, уплачиваемого правообладателю. Если право передаётся без уплаты вознаграждения, этот факт фиксируется в документе;
• указание способов использования предоставляемых прав.

В зависимости от круга получателей и способов предоставления права пользования лицензионные договоры бывают:

• простые (предусматривает возможность установления нескольких лицензиатов);
• исключительные (права, которые предоставляются лицензиату становятся недоступны для использования правообладателем).

Автоматически договор считается простым, если в тексте не указано иное.

Образец лицензионного договора можно посмотреть .

Фотогалерея: форма лицензионного договора

Лицензионный договор может быть односторонним или двусторонним Лицензионный договор предоставляет возможность применения только отдельных «предметов» интеллектуальной собственности Если право, оговоренное в лицензионном договоре, прекращает свое действие, то и само соглашение перестает действовать

Разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, сущность которого состоит в том, что лицензиат с согласия собственника может передать свои права на результат другому лицу.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несёт лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Ст. 1238 Гражданского кодекса РФ

Договор составляется по правилам, распространяющимся на лицензионный договор.

Внедоговорные способы

Законодательством предусмотрен переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем. Это допустимо по установленным законом основаниям, в том числе при универсальном правопреемстве (наследовании, реорганизации юридического лица) и в случае обращения взыскания на имущество правообладателя.

Порядок перехода исключительного права по наследству устанавливается по общим правилам в соответствии с разделом 5 Гражданского кодекса РФ, посвящённым наследованию, а в результате реорганизации юридического лица урегулирован статьёй 58 ГК РФ.

На принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, за исключением случая обращения взыскания по договору залога, который заключён автором и предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение. На права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования произведения, может быть обращено взыскание.

Ст. 1284 Гражданского кодекса РФ

На исключительное право, принадлежащее не самому автору, а другому лицу, и на право использования произведения, принадлежащее лицензиату, так же может быть обращено взыскание.

Аннулирование права интеллектуальной собственности

Когда объект интеллектуальной собственности относится к авторскому праву, то лицо, обладающее им, может быть лишено своего права при оспаривании факта авторства в судебном порядке. Лицо, полагающее, что создатель объекта интеллектуальной собственности таковым не является, может обратиться в суд общей юрисдикции за оспариванием авторского права, если для этого есть доказательства.

• исключительное право на произведение;
• право авторства;
• право автора на имя;
• право на неприкосновенность произведения;
• право на обнародование произведения.

Когда лицо в законном порядке подтверждает, что именно он является создателем изобретения (а также иных указанных в законе объектов), ему выдаётся соответствующий документ, подтверждающий этот факт, - патент.

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Ст. 1349 Гражданского кодекса РФ

Решение о выдаче патента принимает Роспатент. Этот же орган может лишить лицо этого документа.

Основания для лишения патента:

• прекращение действия патента по инициативе правообладателя;
• из-за неоплаты государственной пошлины;
• признание патента недействительным:
  • несоответствие решения, на который уже выдан патент, условиям патентоспособности;
  • наличие в формуле изобретения или полезной модели, а также в перечне существенных признаков промышленного образца данных, отсутствовавших на дату подачи заявки;
  • выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одинаковой датой приоритета;
  • выдача патента с указанием в качестве автора лица, которое автором не является, или неуказания лиц, являющихся авторами.

Признание патента недействительным, в случае предоставления неверной информации об авторах патента, производится в Суде по интеллектуальным правам (Патентном суде).

Патент удостоверяет исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца

Профилактика и предотвращение нарушений исключительных прав

К основным способам предотвращения нарушений исключительных прав относятся:

• подтверждение в законном порядке авторства и выдача соответствующего документа;
• предотвращение действий со стороны третьих лиц, нарушающих права интеллектуальной собственности;
• возмещение вреда, причинённого третьими лицами;
• извлечение материалов (носителей, накопителей), которые способствуют неправомерному распространению объектов интеллектуальной собственности;
• опубликование судебного решения, в котором указан подлинный автор (создатель).

Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности

Ответственность в сфере использования прав интеллектуальной собственности затрагивает гражданское, административное и уголовное законодательство.

Гражданско-правовая ответственность

Такая ответственность делится на следующие виды:

• ответственность автора перед заказчиком;
• ответственность третьих лиц перед автором.

Гражданским кодексом РФ установлено, что ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, причинённого другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несёт ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причинённого заказчику.

В законе закреплено, помимо вышеперечисленных вариантов защиты, что лица, право собственности которых было нарушено, могут получить компенсацию вместо возмещения убытков.

Компенсация может быть:

• в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей - определяется судом исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
• в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой - определяется исходя из цены, при сравнимых обстоятельствах она обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

За неправомерное использование секретных сведений, относящихся к процессу производства, нарушитель обязан возместить убытки, причинённые владельцу этих сведений. Исключение составляет ситуация, когда нарушитель не имел (или не мог иметь) представления о том, что используемые им сведения являются секретными и охраняются законом.

Также отдельную категорию составляет использование товарных знаков. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Нелегальные объекты должны быть изъяты у нарушителей и уничтожены за их средства.

Те же меры ответственности применяются в случае указания неверного производителя или его местонахождения.

Правообладатель вправе сам выбрать, какое требование, из предоставленных законом, предъявить к нарушителю авторских прав

Административная ответственность

На нарушителей прав интеллектуальной собственности может быть наложен штраф.

Так, ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством РФ, влечёт наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;
• на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;
• на юридических лиц - от 30 до 40 тыс. рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.

А незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству влечёт наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей;
• на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей;
• на юридических лиц - от 30 до 40 тыс. рублей.

Уголовная ответственность

Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей, в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до 480 часов.

• штрафом в размере до 200 тыс. рублей, в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев;
• либо обязательными работами на срок до 480 часов;
• либо исправительными работами на срок до 2 лет;
• либо принудительными работами на срок до 2 лет;
• либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере или лицом с использованием своего служебного положения наказываются:

• принудительными работами на срок до 5 лет;
• либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет или без такового.

Деяния, предусмотренные настоящей статьёй, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей.

Ст. 146 Уголовного кодекса РФ

Видео: нарушение изобретательских и патентных прав

Судебная практика

Так как сфера интеллектуальной собственности в России находится на уровне развития, нередко встречаются случаи обращения в суд за защитой своих прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это связано ещё и с тем, что область авторства очень обширна, из-за чего многие попросту путаются в законодательстве и приходят к неверным выводам.

Одним из наиболее сложных дел является спор между издательствами «Терра» и «Астрель», «АСТ Москва». Дело касалось издательства произведений Баеляева Александра Романовича. «Терра» предъявило иск издательствам «Астрель» и «АСТ Москва» ввиду того, что те выпускали книги автора без законного разрешения. Казалось бы, что на том дело и завершится: ответчиков обяжут удовлетворить требования истца. Однако сложность заключалась в том, что автор умер в 1942 году.

По советскому законодательству, действовавшему на момент смерти Беляева, охрана его авторских прав должна была закончиться спустя 15 лет. В соответствии Законом «Об авторском праве и смежных правах» - спустя 50 лет. А с принятием части четвёртой Кодекса этот срок продлевается до 70 лет. Кроме того, закон закрепляет ещё немало условий, при которых эта цифра может меняться.

Именно сложность в исчислении срока действия защиты авторских прав и привела к спору, длившемуся несколько лет, и в результате которого с ответчика была взыскана компенсация в размере более 7,5 миллиарда рублей.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.07.2010 была взыскана с общества с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Издательство ТЕРРА» компенсация за незаконное распространение Произведений А. Беляева в сумме 7 567 025 400 (семь миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов двадцать пять тысяч четыреста) руб. и 100 000 (сто тысяч) руб. расходов по госпошлине.

Кроме того, означенным решением было запрещено обществу с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» распространять незаконно изданные экземпляры произведений А. Беляева.

Кроме того, на общество с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» была возложена обязанность изъять незаконно изданные экземпляры произведений А. Беляева.

Кроме того, на общество с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» была возложена обязанность опубликовать решение суда о допущенном нарушении.

Область защиты прав интеллектуальной собственности находится на стадии развития. Многие правовые нормы ещё «не прижились», некоторые трудны для общественного понимания. Однако законодательство не стоит на месте: суды разрабатывают отдельные положения, правительство принимает новые и совершенствует существующие акты, происходит интеграция с нормами международного права. Сфера интеллектуальной собственности имеет большой потенциал развития и уже даёт плоды.

Ограничения, накладываемые на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности созданными за счет средств государства зависят от того, какие финансовые инструменты были использованы: грант, субсидия или финансирование затрат на фонд оплаты труда при выполнении госзадания. О том, как разработчики могут распоряжаться такими РИД рассказали Дмитрий Метляев , заместитель руководителя юридического департамента Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» и Евгений Меньшиков , консультант по коммерциализации департамента управления интеллектуальной собственностью Фонда.

В ходе «Беседы о результатах интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств: возможности и ограничения при владении и использовании» организованной газетой «Экономика и жизнь» и Институтом развития гражданского законодательства узнали:

Есть всего четыре основания для единоличного обладания правами на РИД Российской Федерацией: если РИД изъят из оборота, если РФ принимает на себя обязательства по финансированию до стадии организации производства, если исполнитель в течении 6 месяцев после исполнения госконтракта не обеспечил правовую охрану, и если РИД создан во исполнении международных обязательств РФ. Во всех иных случаях – права закрепляются за исполнителем.

При создании РИД по госконтракту, несмотря на то, что права на него закрепляются за исполнителем, государство на протяжении всего жизненного цикла РИД может потребовать выдать лицензию на его использование другому лицу для исполнения им государственных и муниципальных услуг. Поэтому исполнитель ни в коем случае не должен выдавать исключительную лицензию на такой РИД и всегда прописывать это ограничение в лицензионных соглашениях с лицензиатами.

Прекратить поддержку патента на РИД созданный по госконтракту исполнитель может только после того, как предложит государству принять его безвозмездно. И наоборот, если права на РИД принадлежат РФ, государство тоже должно сначала предложить патент разработчику, прежде чем откажется от того, чтобы его поддерживать.

Если финансирование РИД поступало по госзаданию, распоряжение правами на него возможно только через Росимущество.

Исполняя обязанность государственного учета РИД, созданных при финансировании государства, на rosrid.ru, важно помнить, что это публичный ресурс. Поэтому имеет смысл соизмерять объем раскрытия информации с тем объемом правовой охраны, который планируется получить.

В рамках надзора за деятельностью, осуществляемой на средства государства Роспатента проверяет: правильность распределения прав на РИД, своевременность обеспечения их правовой охраны, исполнение обязанности по государственному учету. Кроме того может проверяться насколько верно и своевременно осуществляется бухгалтерский учет полученных РИД.

Все РИДы, которыми владеют бюджетные учреждения являются их собственностью, на них не распространяется режим оперативного управления.

Бюджетные учреждения – правообладатели РИД сталкиваются со сложностями при их постановке на учет. Бухгалтеры не могут применять ПБУ в рамках бюджетного учета, поэтому часто при формировании первоначальной стоимости РИД как актива приравнивают ее к сумме госсубсидии. В результате стоимость РИД оказывается завышенной, что отпугивает желающих приобрести лицензию. Чтобы избежать такой проблемы нужно создать внутренний документ, регламентирующий учет и оценку РИД.

Заказчики и исполнители РИД, а иногда и субподрядчики, могут владеть правами совместно. Чтобы избежать конфликтов им важно вовремя заключить соглашение в котором определить как будут распределяться расходы на правовую охрану и доходы от использования прав, кто на какой территории будет осуществлять патентование, а также порядок защиты прав в суде (например, договориться, что один правообладатель выступает в суде, а другой предоставляет на это доверенность). При этом важно убедиться, что все совместные правообладатели могут обеспечить неразглашение информации: в каждой организации есть пакет документов, обеспечивающий действие режима коммерческой тайны, и техническая возможность его поддержания.

Не всегда хорошо, когда при совместном правообладании РИД его ставят на баланс все правообладатели: если каждый будет это делать по полной стоимости актива, то произойдет ее мультипликация. Если активно распоряжаться патентом будет один из правообладателей, то лучше, если РИД будет учтен у него. Если предполагается распоряжение патентом всеми организациями, то при формировании первоначальной стоимости им не надо приравнивать ее к полной стоимости договора – лучше, если каждая сторона приравняет ее к сумме понесенных в ходе разработки и патентования затрат.